美國商標暨專利辦公室明文規定AI無法被視為發明人

美國商標暨專利辦公室（U.S. Patent & Trademark Office，USPTO）本周更新了「審查指引」（Examination Guidance），規範全美專利審查員在審查由AI協助的發明時，應如何判定發明人，以及如何處理包含AI的申請，並再次明確提出「AI不能被列為發明人」。

其實USPTO在去年就發布過類似指引，當時以Pannu因素判斷共同發明人的資格，包括是否具有重要貢獻、貢獻是否非瑣碎，以及是否不僅重述已知技術等，且評估對象包含自然人與AI。然而，USPTO指出，Pannu因素僅適用於多位自然人之間的共同發明判斷，法理上不包含AI，因此決定撤銷舊版本並以新版取代。

新版指引直接引用美國聯邦巡迴上訴法院的裁決，指出AI不能被列為專利申請或已核發專利的發明人，只有自然人才具有發明人資格，AI系統無論多麼先進，都不能成為（共同）發明人。

此一裁決涉及英國薩里大學教授Ryan Abbott在2020年替AI系統DABUS所發明的器材申請專利，並由DABUS列名為發明人。USPTO拒絕後，Abbott提起訴訟，但聯邦巡迴上訴法院於2022年裁定支持USPTO立場，認定《專利法》中的發明人僅指自然人，AI不能列名。該裁決也成為美國後續處理AI參與發明的重要判例基礎。

新版指引以「構思」（Conception）作為判定發明人的核心，意指發明人在其心智中形成完整且可操作之發明的明確且永久的技術構想，以供實務應用。

指引亦要求，若申請案列出AI或非自然人作為發明人，審查人應依規定予以駁回。因為包括生成式AI或其他運算模型等系統，都屬於人類發明人使用的工具，類似實驗設備、軟體或資料庫；AI提供的服務或產生的想法不會使其成為共同發明人。

此外，倘若外國申請書將AI列為唯一發明人並主張優先權，美國將不予承認，也不接受該優先權主張。

目前唯一曾核發AI作為發明人之專利的國家是南非，這是因為南非採形式審查制度，不會審查發明人資格。原本一度考慮效法的澳洲，最終也被澳洲高等法院推翻原裁決，回歸到只有自然人才能作為發明人的立場。